מודה שיווק נעליים בע"מ נ' כהן ניסים

 

בית משפט המחוזי                                            06 יוני 2004

ת"א 1641/04

בפני:                                         1. כב' השופט/ת יהודה זפט

 

העותרים:                                   1. מודה שיווק נעליים בע"ה

2. פנינת השני בע"מ

-נגד-

המשיב:                                     1. כהן נסים

2. י.נ.מרין לשווק בע"מ

3. יצחק תייס יעקב, הצעד השלישי בע"מ ואח'

                                   

ב"כ העותר:                                1. עו"ד קלדרון יעקב

ב"כ המשיבים:                             1. עו"ד שחר ולנר

 

פסק דין

010648/04 בשא

010659/04 בשא

011234/04 בשא

 

אימתי ייחשב סימן מסחר שאינו רשום ל"סימן מוכר היטב"?

1. האם משווקים המשיבים דגמי נעלים שהם חיקוי של דגמים המיוצרים ע"י המבקשות?

2. האם הסימן KRIZA בו עושות המבקשות שימוש, הוא "סימן מוכר היטב" כהגדרתו בפק' סימני מסחר?

3. האם חלק מדגמי הנעליים שמשווקות המבקשות צברו מוניטין כה רב, עד כדי חשש להטעיית הצרכנים וליצירת בלבול בין נעלי המשיבים לנעלי המבקשות?

 

החלטה

 

מבקשת 1 (להלן: "מודה") עוסקת בייצור ושיווק נעליים תחת השם המסחרי " KRIZA ".

מבקשת 2 (להלן: "פנינת השני") עוסקת בייצור ושיווק של דוגמאות רקמה לקישוט מוצרי אופנה.

בשנת 2002 החלה מודה לייצר סוליות נעליים שכונו 535 ו-536. סך הכל ייצרה מודה עד היום כ-20,000 זוגות נעלים שכללו את סוליה 535 וכמספר הזה זוגות נעליים שכללו את סוליה 536.

בשנת 2003 ייצרה ושיווקה מודה נעלים שכללו עיטורי פייטים וכוכב שכונו דגם 770. בעקבות הצלחת דגם 770 ייצרה מודה דגמי נעליים שהתבססו על סוליה 535 ו- סוליה 536 וכללו דגמי רקמה שהוזמנו מפנינת השני.

לטענת המבקשות, משיבים 1 - 3 (להלן: "נעלי מרקו") משווקים ברשת נעלי מרקו נעליים שהם חיקוי של דגם 450 שעוצב ויוצר על ידי מודה וכולל סוליה 535 ודוגמת רקמה של פרפר שעוצב על ידי פנינת השני (נספח ב בבש"א 10648/04).

עוד טוענות המבקשות, כי משיבים 4-6 המשווקים נעליים תחת השם EXIT (להלן: "הצעד השלישי") משווקים נעליים המיובאים על ידי משיבים 7 - 9 שהם חיקוי של דגם 770 מודה (נספח ב בבש"א 10659/04).

עוד טוענות המבקשות, כי הצעד השלישי החלו לעשות שימוש בסימן המסחר by KRIZIA המפר את סימן המסחר KRIZA שהינו סימן מוכר היטב בו עושה שימוש מודה מאז שנת 1987. כן טוענות המבקשות כי הצעד השלישי משווקות נעליים המיובאות על ידי משיבים 7 - 9 תחת השם by KRIZIA ומהווים חיקוי של דגמי 455, 465, 750 ו - 790 המעוצבים ומיוצרים על ידי המבקשת (נספחים א - ד בבש"א 11234/04).

מודה טוענת, כי בשיווק נעלי חיקוי לדגמי הנעליים המשווקות על ידה, מעוולים המשיבים בגניבת עין, גזל מוניטין ועושים עושר ולא במשפט.

בת.א 1641/04 תבעו המבקשות צו מניעה קבוע ופיצוי כספי.

בפני 3 בקשות לסעדים זמניים, שביום 20.5.04 החלטתי לאחד את הדיון בהן.

טענות המשיבים

א. לטענת המשיבים, דגמי הסוליות והדוגמאות הכלולות בנעליים המשווקים על ידי מודה, אינם יחודיים ומצויים בשוק עוד קודם שנכללו בנעליים המשווקות על ידי מודה. לטענתן, העובדה שמודה לא רשמה מדגם על הסוליות ודוגמאות הנעליים מלמדת שדגמי הסוליה והנעליים הם נחלת הכלל ולמודה אין זכות לבלעדיות בסוליות מדגם 535 ו - 536 ו/או בדגמי הנעליים אותם היא משווקת.

ב. עוד טוענות המשיבות, כי מודה לא הראתה שדגמי הנעליים נשוא בקשותיה צברו מוניטין באופן שהציבור מזהה את הדגמים עם מודה ואף לא הראתה שהשקיעה בפרסום דגמי הנעליים נשוא בקשותיה.

ג. עוד טוענות המשיבות, כי מודה הודתה שהפסיקה לשווק נעליים מדגם 770 ויש לדחות את הסעד המבוקש בקשר עם דגם זה.

ד. המשיבים כופרים בטענת מודה כאילו הסימן KRIZA בו היא עושה שימוש הוא סימן מוכר היטב.

ה. ולבסוף טוענים המשיבים, כי השימוש בסימן by KRIZIA נעשה בשל העובדה שמודה קשורה בקשרים עסקיים עם חברת אופנה איטלקית שסימנה by KRIZIA נרשם כסימן מסחר בישראל.

דיון

א. בחקירתו הודה מר אשר ליאני (ע' 5 לפרוטוקול), כי מודה הפסיקה לייצר ולשווק נעליים מדגם 770 (כוכב). הואיל וכך אין צורך דחוף בסעד המבוקש בקשר עם הנעליים מדגם

770. לפיכך החלטתי לדחות את הבקשה בבש"א 10659/04.

ב. המבקשות לא רשמו מדגם על הסוליות מדגם 535 ו - 536, ולא הראו שהסוליות הן פרי עיצוב והשקעת מודה.

הסוליות מדגם 535 ו - 536 אינן נמכרות כמוצר עצמאי אלא כחלק מנעליים המעוצבות בדגמים שונים. במצב זה, אין חשש שמודה תפגע מעצם השימוש בסוליות דומות לסוליות מדגם 535 ו – 536, וגם אם קיים חשש כזה, יש להעדיף את האינטרס הציבורי בהגנה על תחרות חופשית ועל חופש העיסוק על פני ההגנה על עניינה של מודה אשר לא טרחה להגן על זכויותיה הנטענות בדרך של רישום מדגם.

גניבת עין

ג. כדי לזכות בתביעתן בעילה של גניבת עין לגבי נעלי חיקוי לדגם 450 על המבקשות להראות כי הנעליים מדגם 450 צברו מוניטין בקרב קהל הלקוחות הרלבנטי וכי הנעליים המשווקות על ידי נעלי מרקו דומות לנעליים מדגם 450 עד כדי חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב שמדובר בנעליים של מודה.

ד. מתצהירו של מר אשר ליאני, עולה כי מודה עוסקת בייצור ושיווק נעליים מאז שנת 1991 והסימן KRIZA משמש אותו בשיווק נעלי נשים מזה כ - 20 שנה. מודה צירפה קטלוג של נעלים משנת 1999 - 1998, ופרסומים וחשבונית משנת 1992 הכוללים את הסימן KRIZA (נספחים יא1 - יא3 לבשא 11234/04).

ה. מודה צירפה לבקשתה דו"ח מכירות ממנו עולה שנכון ליום 3.5.04 נמכרו לחנויות 1,176 זוגות נעליים מדגם 450 ואף נעשו רכישות חוזרות על ידי אותן חנויות (נספח ט לבש"א 10648/04). בהתחשב בכך שמדובר במכירות נעליים מדגם אחד בלבד ובתקופה של כ - חודש אחד של מכירות, ובעובדה שנעשו רכישות חוזרות, נראה לכאורה שהנעליים מדגם 450 צברו מוניטין בקרב קהל הלקוחות הרלבנטי.

המשיבות צירפו חוברת שכנראה הודפסה בסין, ובחזיתה הרישום "2002-2003" הכוללת תמונות של נעלי נשים, בכלל זה עם קישוט פרפר (מוצג ה), כדי להראות שבשוק קיימים נעליים עם קישוט פרפר עוד קודם לייצור הנעליים על ידי מודה. טענה זו, אילו הוכחה, יכולה הייתה לסייע בידי המשיבים במסגרת התנגדות לרישום מדגם, אולם, אין בה כדי לשלול את המוניטין שרכשו הנעליים מדגם 450, המבוסס על הדוגמא הקונקרטית שעיצבה מודה ועל סימן המסחר KRIZA .

אוסיף עוד, כי מהשוואה בין הנעליים המשווקות על ידי נעלי מרקו ודגם 450, נראה יותר שלכאורה שאבו המשיבים את הרעיון בדבר ייצור נעלי נשים עם קישוט פרפר מדגם 450 של מודה ולא מקטלוגים של יצרנים בחו"ל, וגם בכך יש כדי להעיד על המוניטין של הנעליים מדגם 450 של מודה.

מסקנתי היא שהמבקשות הציגו תשתית ראייתית ממנה עולה לכאורה שהנעליים מדגם 450 צברו את המוניטין הדרוש להוכחת גניבת עין.

עם זאת, אוסיף כי איני מקבל את טענת המבקשות, כאילו הסימן KRIZA הוא סימן מוכר היטב כמשמעותו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972. לדעתי, ראוי לצמצם את ההכרה בסימן מסחר מוכר היטב, על פי פקודת סימני המסחר לסימנים לגביהם הוכח שהמשתמש בהם השקיע מאמצים רבים לאורך תקופה ממושכת בפרסום סימן המסחר ובעקבות מאמציו סימן המסחר צבר מוניטין נרחב והפכו נחלת הכלל בקרב ציבור הצרכנים הרלבנטי.

אין די בראיות שהוצגו בפני כדי להעיד שסימן המסחר KRIZA צבר מוניטין כה נרחב בקרב צרכני נעלי נשים, עד כי ראוי להכיר בו כסימן מוכר היטב הראוי להגנה זהה לזו של סימן רשום.

ו. בסיכומיהם נמנעו המשיבים מלטעון לעניין הדמיון שבין זוגות הנעליים (סעיף 70 לסיכומי המשיבים), ונראה כי אין חולק באשר לדמיון הרב בין נעלי מודה מהדגם הנדון לנעלים מאותו דגם המשווקות על ידי נעלי מרקו.

השוואה בין הנעליים מדגם 450 אותם משווקת מודה לבין הנעליים המפירות הנמכרות על ידי נעלי מרקו, מעלה כי קיים דמיון הקרוב לזהות המגיע עד כדי חשש שציבור הצרכנים הרלבנטי יטעה לחשוב שהנעליים המשווקות על ידי נעלי מרקו הם נעלי מודה. אף שאין למודה זכויות לבלעדיות על שימוש בקישוט רקמת פרפר, נראה לי כי במקרה שבפני קיים דמיון רב וחפיפה במוטיבים הקישוטיים בין הפרפר הרקום על הנעליים המשווקות על ידי נעלי מרקו לבין הפרפר הרקום על דגם 450, אף שאין בכך כל צורך קישוטי. גם העיטור הבולט שלצד הסוליה בנעל המשווקת על ידי נעלי מרקו זהה לחלוטין לעיטור המצוי על דגם 450 אף שאין בכך כל צורך פונקציונאלי או אסתטי. ככל שישנם שינויים בעובי חוט הרקמה, בגוונים וברקע. שינויים אלה אינם משנים את החוזי הכללי.

נראה לי כי נוכח הדמיון הקרוב לזהות קיים חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב שהנעליים המשווקות על ידי נעלי מרקו הן הנעליים של מודה.

ז. אשר על כן, מסקנתי היא שככל שמדובר בדגם 450 המבקשות הציגו תשתית ראייתית לכאורית מספקת להצגת סיכויי זכיה בתביעה בעוולת גניבת עין.

ח. מודה צירפה לבקשתה דו"חות מכירה מהם עולה כי מכרה לחנויות מעל 1000 זוגות מכל דגם מדגמי 455, 465, ו - 790 (נספחים טו,טז, ו - יח). דגם 450 שונה לדגם 790, כאשר השינוי היחידי הוא בהחלפת הסוליה. מודה צירפה את דו"ח המכירות של דגם 450 כמפורט לעיל. דו"חות המכירות מתייחסים לתקופה של כ - חודש ימים בלבד ואף שלא ניתן להעריך את היקף המכירות הנתון ביחס למכירות נעלי נשים בשוק, נראה לכאורה שמדובר בהיקף מכירות שיש בו כדי להצביע על ביקוש מצד הלקוחות.

הדברים האמורים לעיל באשר לדגם 450, יפים גם באשר לחיקוי הדגמים 455, 465, 790 ו – 790. נראה כי גם דגמים אלו רכשו מוניטין והם מזוהים על ידי ציבור הצרכנים כנעלי מודה.

ט. מהשוואה פיזית של הנעלים והשוואה על פי התמונות המופיעות בנספחים כג, כד, כה ו - כו לבש"א 11234/04, עולה לכאורה כי הנעליים המשווקות על ידי הצעד השלישי, דומות עד כדי חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב שהנעליים המשווקות על ידי הצעד השלישי הם נעליים של מודה. בכל הדוגמאות שלעיל, דומים המוטיבים הקישוטיים שעל הנעליים למרות שלא היה לכך כל צורך פונקציונאלי או אסתטי. כך לעניין העיגולים בדגם 455, כך לעניין הפרחים בדגם 465, כך לעניין הפרפרים בדגם 750 וכך גם לעניין הפרפרים בדגם 790. הרושם הכללי הוא שהמשיבים יצרו את הנעליים מתוצרתם כנעלי חיקוי לנעליים של מודה.

ועוד. המשיבים ציינו על הנעליים מתוצרתם את הסימן by KRIZIA באופן המגביר את החשש שהצרכנים יטעו לחשוב שמדובר בנעליים של מודה.

מסקנתי היא כי מודה הציגה תשתית ראייתית מספקת ממנה עולה לכאורה שהצעד השלישי משווקת נעליים המפרות את דגמי הנעליים 455, 465, 750 ו - 790 שלה.

י. חיי המדף של הנעליים המשווקות על ידי מודה הם קצרים ביותר וקרוב לוודאי שעיקר המכירות הן לקראת הקיץ הקרוב. בנסיבות אלה, אם לא יינתנו הצווים המבוקשים קיים חשש ממשי שמודה תחמיץ את עיקר המכירות של דגמי הנעליים נשוא הבקשות. מנגד, המשיבים יוכלו להמשיך ולשווק נעליים מדגמים אחרים שאינם מפירים לכאורה את זכויותיהן של המבקשות, ואם תדחה תביעת המבקשות ניתן יהיה להעריך את נזקם הכספי של המשיבים ולפצותם.

סוף דבר

א. הבקשה בבש"א 10659/04 נדחית. הצו הארעי מיום 10.5.04, בטל.

ב. צו המניעה מיום 10.5.04 בבש"א 10648/04 יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין בתיק העיקרי.

ג. ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על משיבים 4 - 9 ו/או מי מטעמם לייבא ו/או לייצר ו/או לשחרר מהמכס ו/או לשווק ו/או להעביר בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית נעליים שהם חיקוי של הנעליים מדגם 455 המופיע בנספח א בבש"א 11234/04, הנעליים מדגם 465 המופיע בנספח ב' בבש"א 11234/04,הנעליים מדגם 750 המופיע בנספח ג בבש"א 11234/04 והנעליים מדגם 790 המופיע בנספח ד בבש"א 11234/04.

הצווים ב ו-ג דלעיל מותנים בהפקדת ערבון בסך של -.100,000 ₪ וכן התחייבות עצמית ללא הגבלת סכום של מר אשר ליאני.

ד. המבקשות לא הפקידו כתב הסכמה של עו"ד משה בר המוצע על ידם כתופס נכסים. לכשיוצג כתב הסכמתו והתחייבות עצמית של עו"ד בר בסך -.75,000 ₪, ימונה עו"ד משה בר כתופס נכסים, והמשיבים יאספו את הנעלים המפירות מחנויות הנעלים אליהן הפיצו אותן וימסרו אותן בתוך 72 שעות לידי תופס הנכסים, שיחזיק בנעלים המפירות עד למתן פסק הדין בתיק העיקרי.

המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשות את הוצאות הבקשות ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.

מזכירות בית המשפט תמציא עותק החלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה

 

ניתנה היום י"ז בסיון, תשס"ד (6 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

י. זפט, שופט